1.如何答复“说明书公开不充分”的审查意见

答：说明书不清楚的情况分为两类：一类是该说明书不清 楚、完整，以于至所属技术领域的技术人员不能够实现，即说 明书未充分公开发明的情况；而另一类仅仅为说明书文字表达 不清楚，可以通过修改说明书克服此缺陷。

目前审查实践中将 第一类情况归于《专利法》第26条第3款；将第二类情况归于 《专利法实施细则》第18条第3款中规定的“说明书应当用词 规范、语句清楚”。 说明书未充分公幵的发明必将导致专利申请被驳回。

如果 认为专利申请说明书未充分公开发明，则这些未充分公开的内容不能补入到说明书中去，因为这些内容的补入必将导致说明 书的修改超出了原说明书和权利要求书的记载范围，不符合 《专利法》第33条的规定。 因此，对于这种审查意见，必须认 真对待，进一步理解原说明书中所描述实用新型专利申请的内 容，力求说明本领域的技术人员根据原申请文件记载的内容能 够实现该发明。

【案例6-2】 一件涉及油脂色泽自动测定装置的实用新型专利申请，其 说明书描述的背景技术是通过人工方式测定油脂色泽，效率低， 本实用新型所要解决的技术问题是实现高效的油脂色泽自动 测定。 说明书中只记载了该装置具有壳体、样品储存室和自动测 定模块，以及三者之间的位置关系，并没有公开自动测定模块 的组成部分及结构，并且附图是产品外观示意图，未能清楚反 映出整个测定装置的构造方案。

所属技术领域的技术人员在阅读该案例的说明书后，无法 根据说明书记载的内容实现该实用新型的技术方案，不能解决 自动测定的技术问题，也无法产生预期的高效的技术效果。 也 就是说，该申请的说明书没有充分公开解决技术问题所必需的 关于产品结构的技术内容，明显不符合《专利法》第26条第3 款的规定。

应当注意的是，如果审查员根据本领域技术常识，或查阅 资料后根据所得知识，仍不能合理推导出说明书描述的技术方 案如何实现，审查员可以发出审查意见通知书，提出对其技术 方案是否清楚、完整进行合理质疑的审查意见。 该案答复中可以选择在意见陈述中充分说明，审查员在审 查意见通知书中质疑的内容属于所属技术领域技术人员公知的 常识和内容，并用现有技术加以举证，或者对其技术方案中的内容作进一步说明。

2.说明书公开是否充分和权利要求书是否得到支持应如何证明（一）

《专利法》第二十六条第三款的实质是要求说明书应当充分公开，确保本领域技术人员至少能够实现权利要求书中的部分技术方案。

《专利法》第二十六条第四款的实质是要求权利要求书概括的保护范围不能太宽，其中的全部技术方案都应当能够得到说明书的支持，换言之，说明书应当充分公开，确保本领域技术人员能够实现权利要求书中的全部技术方案。上述两个条款在司法实践中的主要问题之一是，如何证明充分公开与否和得到支持与否，其中主要涉及四个方面的问题：第一，当事人在诉讼中是否可以补充提交证据。

第二，如果真伪不明应当由谁承担不利后果。第三，充分公开与否和得到支持与否应当证明到什么程度。

第四，举证责任如何在当事人之间转移。限于篇幅，本文拟先讨论前面两个问题，下一期专栏再继续讨论后面两个问题。

一、当事人在诉讼中是否可以补充提交证据 在涉及到说明书公开是否充分和权利要求书是否得到支持的专利授权确权行政案件中，当事人是否可以补充证据是司法实践中的常见问题。对于这个问题进行分析，首先必须强调，在我国，在行政诉讼中原则上不允许当事人补充提交证据。

人民法院在行政诉讼中主要审查具体行政行为是否合法，专利复审委员会在授权确权案件中的具体行为是否合法，应当依据其作出复审决定和无效决定时的证据状况来判断。因此，在专利授权确权案件中，原则上不允许当事人补充提交证据。

但是，为了确保当事人合法权益，在行政案件中也不是绝对不可以补充提交证据。最高人民法院知识产权庭孔祥俊庭长认为，最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第59条的规定对于原告提交证据确定了有条件的“案卷排他”规则，这提供了在诉讼中有条件采纳补充证据的理论依据。

按照这种理论，在商标授权确权案件的司法实践中，如果商标申请被驳回或商标被商标评审委员会撤销，商标申请人或商标权人没有其他救济途径，法院可以采信商标申请人或商标权人在诉讼中补充提交的证据。同样，在专利授权确权案件的司法实践中，如果专利申请被驳回或者专利权被宣告无效，专利申请人和专利权人除了诉讼不再有其他救济途径，因此在诉讼中也应当有条件地允许其补充证据。

专利是否符合《专利法》第二十六条第三款和第四款的判断主体是本领域技术人员。本领域技术人员是个虚拟的“人”，审查员和法官都不是天然的本领域技术人员。

本领域技术人员面对在案证据到底会得到什么样的结论，取决于本领域技术人员的知识和能力。本领域技术人员的知识和能力怎么样，在当事人有争议的情况下，需要通过证据来认定。

在专利授权确权案件中，如何通过提交的证据来证明本领域技术人员的知识和能力，使法官能够真正站在本领域技术人员的立场上来作出判断，是非常重要的。因此，应当有条件地准许当事人提交证据用以证明本领域技术人员的知识和能力。

当事人在授权确权行政案件中不能补充提交用于证明本领域技术人员的知识和能力之外的其他证据。《专利法》第二十六条第三款和第四款的根本目的是要求专利申请人在专利申请文件中充分公开相关技术信息，使本领域技术人员在说明书的基础上能够实现权利要求中的全部技术方案。

专利申请人是否充分公开相关技术信息的，应当以专利申请日为准，不允许专利申请人在驳回复审过程中在说明书中随意补充技术信息，也不允许专利权人在无效宣告程序中随意补充技术信息，以代替在申请日之前在说明书充分公开相关技术信息的要求。因此，在实质审查、专利复审、专利无效和专利授权确权诉讼过程中，都不能允许专利申请人和专利权人通过补充证据的方式向说明书中补充其在申请日就应当记载在说明书中的技术信息。

换言之，在专利授权确权过程中，专利申请人或专利权人提交证据不能代替专利说明书的作用，或者弥补说明书中存在的缺陷。 综上，在对说明书公开是否充分和权利要求书是否得到支持有争议的专利授权确权行政诉讼中，对当事人补充提交证据应当确立以下规则： 第一、在专利授权行政纠纷案件即专利申请驳回复审行政纠纷案件中，专利复审委员会原则上不能补充提交证据，因为其在作出行政决定之前就应当确保行政行为的合法性。

如果专利申请被驳回，专利申请人可以补充提交用以证明本领域技术人员知识和能力的证据。专利复审委员会可以针对专利申请人提交的证据提交反证。

第二、在专利确权行政纠纷案件即专利无效行政纠纷案件中，无效请求人原则上不能补充提交无效请求审查过程中没有审查的证据，因为无效请求人还可以依据新的证据重新提出无效宣告请求。在专利确权案件中，如果专利权被宣告无效，专利权人可以补充提交用以证明本领域技术人员知识和能力的证据。

专利复审委员会和无效请求人可以针对专利权人补充提交的证据提交反证。 第三、专利申请人和专利权人原则上不能补充提交说明书没有记载的实验数据。

除非实验数据本身系用于证明本领域技术人员的专业知识和能力，而不是弥补本专利说明书公开不充分的缺陷。 二、如果真伪不明应当由谁承担不利后果 在专利授权确权审判实践中，专利申。

3.说明书公开是否充分和权利要求书是否得到支持应如何证明（一）

《专利法》第二十六条第三款的实质是要求说明书应当充分公开，确保本领域技术人员至少能够实现权利要求书中的部分技术方案。

《专利法》第二十六条第四款的实质是要求权利要求书概括的保护范围不能太宽，其中的全部技术方案都应当能够得到说明书的支持，换言之，说明书应当充分公开，确保本领域技术人员能够实现权利要求书中的全部技术方案。上述两个条款在司法实践中的主要问题之一是，如何证明充分公开与否和得到支持与否，其中主要涉及四个方面的问题：第一，当事人在诉讼中是否可以补充提交证据。

第二，如果真伪不明应当由谁承担不利后果。第三，充分公开与否和得到支持与否应当证明到什么程度。

第四，举证责任如何在当事人之间转移。限于篇幅，本文拟先讨论前面两个问题，下一期专栏再继续讨论后面两个问题。

一、当事人在诉讼中是否可以补充提交证据 在涉及到说明书公开是否充分和权利要求书是否得到支持的专利授权确权行政案件中，当事人是否可以补充证据是司法实践中的常见问题。对于这个问题进行分析，首先必须强调，在我国，在行政诉讼中原则上不允许当事人补充提交证据。

人民法院在行政诉讼中主要审查具体行政行为是否合法，专利复审委员会在授权确权案件中的具体行为是否合法，应当依据其作出复审决定和无效决定时的证据状况来判断。因此，在专利授权确权案件中，原则上不允许当事人补充提交证据。

但是，为了确保当事人合法权益，在行政案件中也不是绝对不可以补充提交证据。最高人民法院知识产权庭孔祥俊庭长认为，最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第59条的规定对于原告提交证据确定了有条件的“案卷排他”规则，这提供了在诉讼中有条件采纳补充证据的理论依据。

按照这种理论，在商标授权确权案件的司法实践中，如果商标申请被驳回或商标被商标评审委员会撤销，商标申请人或商标权人没有其他救济途径，法院可以采信商标申请人或商标权人在诉讼中补充提交的证据。同样，在专利授权确权案件的司法实践中，如果专利申请被驳回或者专利权被宣告无效，专利申请人和专利权人除了诉讼不再有其他救济途径，因此在诉讼中也应当有条件地允许其补充证据。

专利是否符合《专利法》第二十六条第三款和第四款的判断主体是本领域技术人员。本领域技术人员是个虚拟的“人”，审查员和法官都不是天然的本领域技术人员。

本领域技术人员面对在案证据到底会得到什么样的结论，取决于本领域技术人员的知识和能力。本领域技术人员的知识和能力怎么样，在当事人有争议的情况下，需要通过证据来认定。

在专利授权确权案件中，如何通过提交的证据来证明本领域技术人员的知识和能力，使法官能够真正站在本领域技术人员的立场上来作出判断，是非常重要的。因此，应当有条件地准许当事人提交证据用以证明本领域技术人员的知识和能力。

当事人在授权确权行政案件中不能补充提交用于证明本领域技术人员的知识和能力之外的其他证据。《专利法》第二十六条第三款和第四款的根本目的是要求专利申请人在专利申请文件中充分公开相关技术信息，使本领域技术人员在说明书的基础上能够实现权利要求中的全部技术方案。

专利申请人是否充分公开相关技术信息的，应当以专利申请日为准，不允许专利申请人在驳回复审过程中在说明书中随意补充技术信息，也不允许专利权人在无效宣告程序中随意补充技术信息，以代替在申请日之前在说明书充分公开相关技术信息的要求。因此，在实质审查、专利复审、专利无效和专利授权确权诉讼过程中，都不能允许专利申请人和专利权人通过补充证据的方式向说明书中补充其在申请日就应当记载在说明书中的技术信息。

换言之，在专利授权确权过程中，专利申请人或专利权人提交证据不能代替专利说明书的作用，或者弥补说明书中存在的缺陷。 综上，在对说明书公开是否充分和权利要求书是否得到支持有争议的专利授权确权行政诉讼中，对当事人补充提交证据应当确立以下规则： 第一、在专利授权行政纠纷案件即专利申请驳回复审行政纠纷案件中，专利复审委员会原则上不能补充提交证据，因为其在作出行政决定之前就应当确保行政行为的合法性。

如果专利申请被驳回，专利申请人可以补充提交用以证明本领域技术人员知识和能力的证据。专利复审委员会可以针对专利申请人提交的证据提交反证。

第二、在专利确权行政纠纷案件即专利无效行政纠纷案件中，无效请求人原则上不能补充提交无效请求审查过程中没有审查的证据，因为无效请求人还可以依据新的证据重新提出无效宣告请求。在专利确权案件中，如果专利权被宣告无效，专利权人可以补充提交用以证明本领域技术人员知识和能力的证据。

专利复审委员会和无效请求人可以针对专利权人补充提交的证据提交反证。 第三、专利申请人和专利权人原则上不能补充提交说明书没有记载的实验数据。

除非实验数据本身系用于证明本领域技术人员的专业知识和能力，而不是弥补本专利说明书公开不充分的缺陷。 二、如果真伪不明应当由谁承担不利后果 在专利授权确权审判实践中，专利申。

4.专利无效中,公开不充分如何应用

专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准，这一要求通常被简称为充分公开要件，充分公开要件相对抽象，在无效审查中，较难预测是否可以获得复审委的支持。

但是，通过对充分公开要件的法理基础进行系统的阐释，并据此确定相对明确的认定标准，既有助于无效审查，也有利于提高专利说明书的公开程度，在保护专利权的同时更好地促进科学技术的公开、普及和传播。1. 充分公开的法理基础（1）专利法第一条是充分公开要件的法理依据。

专利法第一条中的"促进科学技术进步"为充分公开要件提供了坚实的法理依据，即：通过充分公开发明内容，使得公众可以知晓发明的内容并在专利到期后可以完整的实施该发明，这一过程既是通过公开而实现科学技术的传播和"普及"，同时，公众可以在公开的发明的基础上展开进一步的科学研究，实现科学技术的"进步"。从专利法第一条的角度审视，有助于更深刻地理解充分公开的法理基础，进而能够在具体案件中更准确地把握认定标准。

（2）充分公开要件的目的在于确保专利权人获得的专利保护范围与其说明书公开的发明内容相一致。专利权人总是希望权利要求的范围足够大而涵盖尽可能多的技术方案，而其具体的发明内容则被记录在说明书中，比如，在申请日时，申请人实际掌握的发明内容为3种具体的技术方案，而权利要求所涵盖的技术方案超出了这3种具体的技术方案，如果授予专利权，则意味着申请人通过专利权获得的保护范围超出了其在申请日所实际掌握的发明内容，这不符合专利法第一条的规定，因为：一方面，就被权利要求涵盖但超出说明书公开范围的额外技术方案，专利权人在说明书中并没有告诉公众如何来实施这些额外技术方案，公众并没有因为该专利权而获得额外的科学知识，因此，在这些额外技术方案的范围内，专利法第一条中的"促进科学技术进步"就无法实现；另一方面，在这些额外技术方案的范围内，如果赋予专利权保护，那么意味着抑制了后续技术研发的动力，因为，专利权人已经将这些还没有实现的额外技术方案提前占为己有，后续研发者通过研发而实现这些额外技术方案并获得专利保护的路径被阻碍，其将失去研发的动力并抑制创新，这有悖于专利法第一条所规定的"促进科学技术进步"的立法目的。

相反，要求说明书充分公开至与其权利要求的保护范围相一致，则可以避免以上的情形从而更符合专利法第一条所确立的目的，因为，一方面，促使申请人充分公开其发明的内容至其权利要求的最大保护范围，可以使公众获取全部发明内容，最大化地实现了科学技术的传播和普及；另一方面，对于申请人在申请日没有实现的发明内容，充分公开要件要求其权利要求的保护范围不能涵盖这些内容，这样确保公众进行进一步的技术研发的动力不受专利权的不利影响 。2、充分公开的认定标准：根据审查指南，可以看出专利法第二十六条第三款包括了三方面的内涵，（1）清楚，即，说明书应当写明专利申请所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果；（2）完整，即，说明书应当包括有关理解、实现发明或者实用新型所需的全部技术内容，特别是，凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述；（3）能够实现，即，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

审查指南还明确给出了五种公开不充分的情况：（1） 说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段；（2） 说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施；（3） 说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题；（4） 申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现；（5） 说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实。通常情况下，判断是否公开充分应该考虑以下两个基本元素：（1）技术问题，包括所要解决的技术问题（申请人主观意愿，说明书明确记载的技术问题）和所解决的技术问题（实际解决的问题，由说明书推得的技术问题），无论解决了哪个技术问题，都应视为满足"解决其技术问题"的要求；对于说明书中记载了某个请求保护的技术方案要解决多个技术问题的情况，只要该技术方案能够解决其中的至少一个技术问题，就应视为满足"解决其技术问题"的要求。

（2）技术效果，技术效果是由技术方案中技术特征以及技术特征之间的关系之综合产生的，通常，产生了逾期的技术效果即证明发明解决了技术问题。3、公开不充分的具体情形3.1 从"无法实施技术方案"。